発明と特許権
1. 発明の定義
(1) 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(特2条1項)。
ž 「発明」には、「物の発明」と「方法の発明」がある。
ž 「物の発明」には、「プログラムの発明」も含まれる(特2条3項1号)。⇔プログラム言語は×
ž 「方法の発明」には、「物を生産する発明」もある(特2条3項3号)。
(2) 「産業上利用することができる発明」をした者は、その発明について特許を受けることができる(特29条1項)。
ž 「産業上利用することができる発明」
工業的に生産できるもの（天然物から人工的に単離した微生物）
ž 「産業上利用することができない発明」
医療行為
個人的にのみ利用される発明
学術的・実験的にのみ利用される発明
理論上実施可能であっても、実際は明らかに実施できない発明
(3) 「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」については、特29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない(特32条)。
2. 新規性
(1) 新規性がある発明を公開することの代償に、独占権＝特許権が付与される。
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる(特29条1項)。
一 特許出願前に日本国内又は外国において「公然知られた発明」(特29条1項1号)
二 特許出願前に日本国内又は外国において「公然実施をされた発明」(特29条1項2号)
三 特許出願前に日本国内又は外国において、「頒布された刊行物に記載された発明」又は「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(特29条1項3号)
ž 特許権自体は国内限定だが、新規性の判断には国内・外国の発明が含まれる。
ž 新規性の判断基準は、「特許を出願した時」である。⇔先後願の判断は「出願した日」
ž 「公然」となると、新規性を喪失する。
ž 一つの引用文献によって、新規性が無いことを理由に拒絶されうる。
ž 電気通信回線は、双方向に通信可能な伝送路を言い、テレビやラジオは含まれない。
ž 守秘義務の有る者、技術的内容を理解できない者が発明を聴いても、新規性を喪失しない。
ž 出願公開前に取り下げられた特許出願は、初めから無かったものとみなすので、同じ内容の後願は、新規性を喪失しない。
(2) 発明の新規性喪失の例外(特30条)
新規性を喪失した発明について、次の場合、必要な手続きを行うことにより、例外的に特許を受けられる（新規性喪失の例外の適用）。
a. 特許を受ける権利を有する者が、
① 試験を行った場合(特30条1項)
② 刊行物に発表した場合(特30条1項)
③ 電気通信回線を通じて発表した場合(特30条1項)
④ 学術団体が開催する研究集会において、文書をもって発表した場合(特30条1項)
⑤ 特定の博覧会に出品した場合(特30条3項)
b. 特許を受ける権利を有する者の意に反して、新規性を喪失した場合(特30条2項)
ž 新規性を喪失した日から6カ月以内に出願すると同時に、例外の適用を受けようとする旨の書面を提出する。
ž 出願後30日以内に、適用を受けられることを証明する書面を提出する。
3. 進歩性
(1) 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、「公知にあった発明」や「周知技術」に基づいて「容易に発明をする」ことができたときは、その発明については、特許を受けることができない(特29条2項)。
ž 進歩性は、特許出願時に判断される。
ž 進歩性を判断する対象となる発明（引用発明）は、「公然」となった発明である。
ž 2つ以上の引用文献によって、進歩性が無いことを理由に拒絶されうる。⇔新規性では1つ
ž ただし、新規性の喪失の例外が適用された発明は除く。
(2) 進歩性のない発明＝引用発明に基づいて、容易に発明できることの「論理付けが可能」な発明
① 単なる設計変更・置き換え・サイズ変更
② 単なる寄せ集め
③ 関連技術分野からの転用
④ 同じ作用・機能を異分野へ転用
⑤ 引用発明においてすでに示唆されている場合
(3) 進歩性のある発明
① 組み合わせることに阻害要因があって、容易ではない場合
② 組み合わせることによって、引用発明に比べて顕著に「有利な効果」がある場合
（明細書に有用な効能を記載すること）
4. 先願主義
(1) 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(特39条)。
ž 先願の判断基準は、「特許を出願した日」である。
ž 同じ日に出願された場合は平等に扱う。
ž 意匠登録出願・商標登録出願は、先後願の判断対象にはならない。
ž 外国の特許公報・実用新案公報は、先後願の判断対象にはならない。
(2) 先の出願は後の出願が特許を受けることを阻止できる効力を持つ（後願排除効）。
① 先願の地位(特39条)
ž 重複する特許権の付与を防ぐ。
ž 同日に出願された場合、協議により決められた出願だけが特許査定される。
協議不成立ならば、どの出願も特許査定されない。
ž 後の出願の発明が、先の出願の「特許請求の範囲」に記載されている場合には、排除される。
ž 出願人が同一であっても、特39条が適用され、後願は拒絶される。
ž 発明者が同一で先の出願人が特許を受ける権利を有していない場合（冒認出願）、特39条によって後願が拒絶されることは無い。
ž 同一の出願人が、同一発明について複数の出願をした場合には、いずれか一つしか特許を受けることができない。
② 拡大された先願の地位(特29条2)
ž 重複に該当するか否かにかかわらず、先の出願により公開されている発明について、後の出願に対しては特許を付与しない。
ž 同日に出願された場合でも、拒絶されない。
ž 後の出願の発明が、先の出願の「特許請求の範囲」に記載されている場合には、排除される。
先の出願の内容が公報に掲載されている場合も、排除される。
ただし、後の出願の発明が、先の出願の「明細書」「図面」に記載されていても、出願公開されていなければ、排除されない。
ž 出願人が同一である場合でも、後願が拒絶されることは無い。
ž 発明者が同一である場合でも、後願が拒絶されることは無い。
5. 国内優先権
先にした特許出願に含まれる発明について、優先権を主張できる。
改良発明を含めた包括的な発明を、一つの特許出願とすることができる。
ž 「優先権の基礎とする出願（先の出願）」に含まれる発明は、先の出願日に出願されたものと判断される（遡及効が得られる）。
ž 優先権の基礎となった先の出願は、先の出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす(特42条)。
ž 優先権の主張を伴う出願を基礎として、さらに別の優先権を伴う出願をすることができる。
優先権の主張を伴う出願をする条件として、
ž 先の出願から一年以内に出願すること。
ž 先の出願人と後の出願人が同一であること。
ž 先の出願が、特殊な出願（分割出願、変更された出願、実用新案登録に基づく出願）ではないこと。
ž 先の出願が、放棄・取り下げ・却下をされていないこと。
ž 先の出願の査定・審決（特許または拒絶）が確定していないこと。
ž 先の出願が実用新案登録されていないこと。
ž 基礎となる出願は、特許・実用新案登録出願のみ。意匠・商標登録出願は基礎にならない。
6. 特許を受ける権利
(1) 「産業上利用することができる発明」をした者は、「特許を受ける権利」を有する(特29条)。
「特許を受ける権利」を有する者は、特許出願をして、特許を受けることができる。
ž 「特許を受ける権利」は、出願の前後を問わず、移転できる(特33条1項)。
ž 「特許を受ける権利」は、特許権の設定登録、特許出願の放棄により消滅する。
(2) 「特許を受ける権利」を有しない者が出願しても、その特許出願は拒絶される(特49条7号)。
次の者は発明者に該当しない。
① 一般的な監督・管理のみを行う者
② 補助的な作業のみを行う者
③ 単なる資金提供者
(3) 共同して発明を完成させた場合、各発明者は、特許を受ける権利の持分を有する。
共同出願に関して、
ž 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない(特49条7号)。
ž 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(特33条3項)。
ž 特許権が共有に係るときは、原則的に、各共有者は、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる(特73条2項)。
(4) 従業者の発明が使用者の業務範囲に属し、かつ従業員の職務に属する範囲の発明を「職務発明」という。
ž 従業者が職務発明について特許を得た場合、使用者は「無償の通常実施権」を有し、無償で特許発明を実施できる(特35条1項)。
ž 従業者が職務発明について特許を得た場合、使用者は「専用実施権を設定させること」を契約・勤務規則で定めることができる。
または、職務発明について、使用者は「あらかじめ特許を受ける権利を承継すること（予約承継）」を契約・勤務規則で定めることができる(特35条2項)。
ž 従業者が使用者に特許を受ける権利を承継し、または専用実施権を設定した場合には、従業者は「相当の対価」の支払を受ける権利を有する(特35条3項)。
7. 特許権の活用・実施権
特許権者以外の物が特許発明を業として実施できる権利を「実施権」と呼ぶ。
(1) 実施権の種類
① 通常実施権(特78条)：債権的性質
ž 特許発明の実施が認められる。
ž 特許権者または専用実施権者による「許諾」で権利が発生する。
ž 「先使用による通常実施権」
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
② 専用実施権(特77条)：物権的性質
ž 他者による特許発明の実施を排除できる。
ž 特許権者でさえ特許発明を業として実施できなくなる。
ž 特許権者による「設定の登録」で権利が発生する。
ただし、特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない(特73条3項)。
(2) 実施許諾契約
特許権者と実施権者の間で、実施の制限や対価について決められる。
(3) 通常実施権の移転
特許権者の承諾を得た場合等に限り、通常実施権を第三者に移転することができる。
(4) 特許権の譲渡
特許権者は、特許権を第三者に譲渡し対価を得ることができる。
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(特73条1項)。
特許権の譲渡・移転には登録が必要となる。登録によって成立する。
8. 特許発明の技術的範囲
技術的範囲に属しているか否かは、特許権侵害の有無の判断要素となる。
(1) 技術的範囲の判断
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲（クレーム）」の記載に基づいて定めなければならない(特70条1項)。
ž 願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮する(特70条2項)。
ž 出願経過・公知技術が考慮される。
ž 願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない(特70条3項)。
(2) 均等論
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲（クレーム）」の文言解釈によって定められるが、その構成要件のうち異なる部分が存在する場合でも、一定の要件が満たされれば特許請求の範囲に属すと解する。厳格な文言解釈で範囲を確定しない。
(3) 機能的クレーム（抽象的・機能的な特許請求の範囲）
明細書の詳細な説明及び図面に参照された機能的クレームは、明確でなければならない。
大まかに範囲を広げて文言通り解釈せず、限定的に解釈する。
(4) 禁反言の原則（民1条2項）
特許請求の範囲等について、意見書で主張したことは、後で覆すことはできない。
前の主張と矛盾した主張は許されない。
9. 特許戦略
(1) 経営戦略
① 独占する戦略
○他社への牽制・参入防止の効果があり、市場を独占できる。
×他社から特許無効審判など攻撃対象になる。
×一社のみで市場を拡大しなければならない。
×他社に代替技術を開発され、デファクトスタンダードを取れなくなる可能性がある。
② ライセンス（実施許諾契約）する戦略
×市場を独占できない。
○大きな市場を形成できる。
○ライセンス料（ロイヤルティ）を得ることができる。
○他社とのクロスライセンスにより、事業活動の自由度を確保できる。
(2) 営業秘密（不競法2条6項）
無断で発明をまねされても発見しにくい場合、実施しても発明を秘匿し続けることができる場合は、特許出願せずに、営業秘密として管理し、不正競争防止法による保護を受ける。
ž 秘密管理性：「秘密として管理されていること」
ž 有用性：「事業活動に有用な技術城・営業上の情報であること」
ž 非公知性：「公然と知られていないこと（社外秘・秘密法事義務・厳重な管理）」